众所周知,商标是非常关键的,尤其是中文商标,经常出现的情况是,外国一些非常有名的品牌,可常用的名称却被中国企业注册了,比如大家都知道的Jordan这个牌子的官司,外国人和外国企业如何保护自己的商标同时注册中文商标非常关键,但是,外国人和外国企业在中国应该如何申请商标注册呢?

1、委托商标代理机构

中国《商标法》明确规定,外国人或外国企业在中国申请商标注册,应当委托依法设立的商标代理机构办理。我们BIS提醒大家,这是强制性规定,一般来说,不在中国境内的外国人或外国企业在中国申请商标注册的,均需要按照此项规定委托代理机构代为办理。
同时,《商标法》中也规定了外国人或外国企业在中国申请商标注册时应遵循的原则。主要由以下三种情况:

(1)按其所属国和中国共同参加的国际条约办理。

目前来说,涉及到外国人及外国企业申请商标注册的国际条约主要有《保护工业产权巴黎公约》及《与贸易有关的知识产权协定》,按照这两个国际条约的规定,这两个公约的成员国国民可以按照国民待遇原则,在中国申请商标注册时享有与我国国民同等的权利,注册条件、申请手续、注册步骤等方面享有与中国国民一样的待遇,同理,中国国民到其他成员国申请商标注册也享有与其他成员国国民同等的待遇。

(2)按其所属国与中国签订的协议办理。

外国人或外国企业所属国不属于以上两个国际条约的成员国的,若其所属国与中国签订了商标保护双边协议,则可按照协议办理商标注册。

(3)按照对等原则办理。

既不是《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》这两个国际条约的成员国的,也没有与中国签订商标保护协议的国家,该国公民或企业应当按照对等原则办理商标注册。也就是说,该国用什么方式、程序、条件要求中国公民及企业的商标注册申请,中国也将以同样的条件对待该国。
另外,需要委托商标代理机构办理商标注册的外国人或外国企业,在商标申请书、代理委托书等文件材料的填写方面与中国公民与企业也有一些不同。
如外国人或者外国企业提交的商标注册代理委托书中应当载明委托人的国籍,商标注册申请书中应指定中国境内接收人负责接收商标局、商标评审委员会下发的法律文件等等。

2、通过马德里协定要求领土延伸

《商标国际注册马德里协定》,简称马德里协定,是世界知识产权组织管理的多边国际条约,中国在1989年10月4日成为该协定缔约方,按照该协定第一条第二款规定,缔约国的国民,可以通过原属国的注册当局,向成立世界知识产权组织公约中的知识产权国际局提出国际商标注册申请,并要求领土延伸,在其他缔约国取得该商标的专用权与保护权。比如我们最近正在帮助LADUREE在中国做快闪活动来保护Laduree这个品牌.
其中,想要通过马德里协定要求领土延伸获得商标权的外国人或外国企业,需要注意以下几点:

(1)是要求领土延伸的外国人或外国企业所属国须是商标国际注册特别同盟国中的一员;

(2)是中国规定,通过国际注册取得的保护,只有经商标所有人专门申请时,才能扩大到中国;

(3)是要求领土延伸的商标注册申请的商品或服务类别,应与已注册的国际商标商品或服务类别一致;

(4)是《商标国际注册马德里协定》仅适用于自中国加入生效之日起所注册的商标,也就是自1989年10月4日之后所注册的国际商标,才可以按照规定要求领土延伸保护;

3、自行办理商标注册

根据中国《商标法实施条例》第五条,必须委托商标代理机构代为办理商标注册事宜的外国人或外国企业,是指在中国没有经常居所或者营业所的外国人或者外国企业。也就是说,在中国有经常居所或者营业所的外国人或外国企业,可以自行办理商标注册事宜。如在中国境内居住的外国人、外国驻我国的各种机构及中外合资企业、外商独资企业等。

外国人、外国企业在中国办理商标注册看似简单,但如果外国人对商标注册的相关法律条款、规定和判断标准不了解、没有把握,所以BIS可以协助外资企业和外国人进行咨询或代理,确保商标注册工作顺利进行。